Чи потрібно українській компанії мати ліцензійний договір на використання знаку для товарів та послуг, зареєстрованого за компанією-контрагентом, а також документ про реєстрацію такого знаку при проведенні маркетингових заходів із використанням вищевказаного знаку (рекламна кампанія, роздача канцелярських товарів зі знаком, використання на вивісках, тощо)? Чи виникнуть у такому випадку проблеми із віднесенням сум коштів, витрачених на такі кампанії до витрат?

На даний момент значна кількість українських компаній займається реалізацією товарів іноземних виробників, що виготовляються під певним брендом, торговим знаком. Часто іноземний виробник працює лише через одну компанію – або ексклюзивного дистриб’ютора, або ж свою дочірню компанію.

Зазвичай на такі компанії покладаються обов’язки щодо проведення рекламних, маркетингових, промоційних компаній по стимулюванню продажів товарів із товарним знаком іноземного виробника. При цьому сторони укладають відповідний ліцензійний договір, згідно якого українській компанії надається право на використання знаку для товарів та послуг, що включає і право на проведення рекламних заходів.

Зрозуміло, що статус такого договору більше формальний, він націлений виключно на стимулювання продажів товару виробника, а не на отримання прибутку від виробника за право користування знаком. Простіше кажучи, такий договір є в першу чергу документальною підставою для використання знаку у контексті його рекламування та промоції.

Здавалося б все зрозуміло, економічно виправдано та вигідно для усіх сторін. Проте все це до того моменту, поки у даний порядок не втручаються органи державної влади.

У подібній ситуації митники застосовують приписи ст. 58 Митного кодексу України, згідно якої при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються такі витрати (складові митної вартості), якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

Фактично сума роялті та ліцензійних платежів розглядається як додаткова складова вартості брендових товарів, що постачаються. Митні органи, отримавши інформацію щодо наявності подібних ліцензійних договорів та платежів, проводять перерахунок вартості товарів, включають до їх вартості суми ліцензійних платежів а також обраховують відповідну суму штрафу. Як підсумок - імпортер має сплатити суму донарахованого мита та відповідну суму штрафу.

Зазначимо, що для врегулювання питання відносно віднесення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості Кабміном було прийнято відповідний Порядок № 446 від 21.05.2012 року.

П. 3 цього Порядку говорить, що сума роялті та інших ліцензійних платежів під час визначення митної вартості оцінюваних товарів включається до ціни за таких умов:

• роялті та інші ліцензійні платежі стосуються оцінюваних товарів;
• покупець повинен сплачувати роялті та інші ліцензійні платежі прямо чи опосередковано, що є умовою продажу оцінюваних товарів незалежно від того чи закріплена така умова в договорі купівлі-продажу оцінюваних товарів;
• сума роялті та інших ліцензійних платежів не включена до ціни.

Очевидний варіант щодо включення суми ліцензійних платежів до ціни товару не завжди є прийнятним, оскільки вищевказаний Порядок визначає, що для підтвердження розрахунку та сплати суми роялті та інших ліцензійних платежів, яка включається до ціни, декларант або уповноважена ним особа подає митному органові ліцензійний договір або інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та наявні у нього документи, що підтверджують заявлені числові значення цієї складової частини митної вартості.

Отже, і тут митниця буде перевіряти цінові показники, але вже не матеріального об’єкту, а прав інтелектуальної власності.

Ясно, що тут наявний значний суб’єктивний фактор щодо можливого «вигідного для митниці» обрахування розміру ліцензійних платежів. Яким же чином українській компанії забезпечити можливість рекламного просування товару іноземного виробника і при цьому не порушувати вимог чинного законодавства України?

Для вирішення питання потрібно розглянути поняття використання знака для товарів та послуг та обсяг прав Власника знаку щодо заборони його використання.

За ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Поняття використання знаку для товарів та послуг визначено ст. 157 ГК України: використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Деталізує вищевказане поняття відносно знаків для товарів та послуг ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Використанням знака визнається:

• нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
• застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Отже, законодавство чітко говорить про наявність у Власника знаку для товарів та послуг саме виключного права на надання дозволу щодо використання знаку, або заборони щодо використання знаку.

Таке право здійснюється Власником самостійно, тобто власник може забороняти, або ж не забороняти використання знаку. Законодавством не встановлено право третіх осіб ставити питання про притягнення до відповідальності порушника таких прав, адже право Власника є виключним та не може бути реалізовано без визнання самим Власником факту порушення. Зрозуміло також, що тільки власник може визначити, чи нанесено йому шкоду та розмір такої шкоди.

Деталізуючи поняття заборони використання знаку у даному контексті варто звернути увагу на приписи ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якою встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

• використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
• некомерційне використання знака;
• усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

Отже, вказані норми дозволяють однозначно стверджувати законність використання знаку для товарів у випадку придбання одягу, для подальшої реалізації, отримання рекламних макетів, сувенірної продукції, інших подібних товарів від Власника знаку.

В той же час ці норми не повністю охоплюють питання щодо проведення рекламних та промо-кампаній знаку для товарів, виготовлення рекламних матеріалів самим Продавцем товарів.

Оскільки тільки Власник може забороняти використання знаку у таких випадках пропонуємо здійснити такі дії:

• у договорі на поставку товарів визначити право Покупця проводити маркетингові, рекламні, спонсорські акції для стимулювання продажів товару.
• відповідно до ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» отримати лист від Виробника щодо надання згоди на проведення рекламних, маркетингових, спонсорських заходів, заходів щодо роздачі сувенірної продукції, програм лояльності із використанням знаку для товарів та послуг Виробника.

В контексті віднесення сум на оплату рекламних послуг, сум за придбання сувенірної продукції до витрат, варто відзначити наступне. Відповідно до Наказу ДПА України № 123 від 15.02.2012 року «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат», рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за ініціативи власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб'ютора, торговельної мережі. Згідно з п. 140.1.5 Податкового кодексу витрати платника податку на проведення реклами включаються до податкових витрат. Вони відображаються у складі витрат на збут (пп. «г» п. 138.10.3 Кодексу) на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат (п. 138.2 цього Кодексу). Для послуг з розміщення реклами таким документом є здебільшого акт приймання-передачі послуг. Для придбаних сувенірних товарів – відповідні накладні на товар.

Як бачимо, розглядуваний варіант виключає можливість включення платежів за використання знаку до ціни товару з боку митних органів та відповідне зобов’язання щодо сплати мита і можливих штрафних санкцій. Потрібно відзначити, що законодавство України не встановлює відповідальності за порушення прав Власника знаку для товарів і послуг, інакше ніж за заявою самого Власника. Суми сплачені на рекламні, маркетингові кампанії можна відносити до складу витрат. В той же час потрібно відзначити, що для мінімізації ризиків потрібно прописати відповідні повноваження для Покупця у Договорі та отримати відповідний лист від Виробника.

 Опубліковано у "Бухгалтер и Закон"